Заявка на патент: мнение патентного поверенного

Бюро по патентам и товарным знакам США предоставляет изобретателям льготный период патентования в форме предварительного патента. Компании и изобретатели, которые думают, что могут воспользоваться этим, могут попасть в беду.

Защита инновации патентом — устойчивая американская традиция, восходящая к временам Томаса Джефферсона. Ведомство США по патентам и товарным знакам защищает новаторов, предоставляя им патенты или исключительные права на их интеллектуальную собственность. Взамен USPTO устанавливает правила и взимает сборы.

Основы и нормы патентного права

С патентом у человека есть «право запретить другим делать, использовать, предлагать для продажи или продавать» изобретение в Соединенных Штатах или импортировать это изобретение в Соединенные Штаты. Это право предоставляется сроком на 20 лет. После этого патентообладатель больше не может претендовать на исключительное право на получение прибыли от своего изобретения. Это правило сделано с целью, прежде всего, поощрения торговли.

Многие изобретатели начинают патентный процесс с подачи так называемого предварительного патента. По словам ВПТЗ США, предварительный патент — это «патентная заявка, которую заявитель может использовать для обеспечения даты подачи, избегая при этом расходов, связанных с подачей и рассмотрением непредварительной патентной заявки».

Предварительные заявки легче и быстрее подать, чем обычные («непредварительные») патентные заявки. Они не сложны; они не требуют формальных иллюстраций; формальные требования не требуются. И они менее дорогие. Изобретатели часто подают предварительные патенты, чтобы сохранить свое место в очереди, пока они разрабатывают свои изобретения. Это дает изобретателям один год «приоритетной» подачи заявки, что означает, что дата подачи остается в силе до тех пор, пока они подают непредварительную патентную заявку в течение этого года.

Иногда подают временные патенты, чтобы изобретатель мог заявить о статусе «заявки на патент» во время разработки продукта. Это защищает изобретение, пока изобретатель обсуждает свою интеллектуальную собственность с продавцами и производителями. Это также сохраняет конфиденциальность информации, предоставляя изобретателю достаточно времени для разработки, не раскрывая ее.

Однако по прошествии года пришло время принять решение: подать непредварительную заявку и начать работу над своим изобретением или отказаться от него.

Продление временных патентов: стоит ли?

Возможно, вы слышали об изобретателях, которые пытаются «продлевать» свой предварительный патент снова и снова, год за годом. Возможно, они просто не удосужились разработать свой продукт или подготовить его к продаже (естественный процесс, известный как «приведение к практике»). Можно предположить, что изобретатель мог бы сэкономить время, деньги и усилия, повторно подав заявку на предварительный патент в течение 20 лет (что является сроком действия патента). В конце концов, предварительные патенты никогда не публикуются, поэтому инновация остается конфиденциальной. Более того, патентное ведомство даже не проверяет его. Тогда нет ничего плохого в том, чтобы просто продлевать временный контракт на неопределенный срок с целью экономии денег, верно?

Ну нет. Хотя верно то, что многие изобретатели или компании повторно подают предварительные заявки, полностью осознавая риски (описанные ниже), и они делают это с разумной уверенностью в том, что никто другой, скорее всего, не предложит идентичное изобретение в течение периода, в течение которого их собственные остаются «временными», они также осознают, что статус «подана заявка на патент» не может существовать бесконечно долго.

Это связано с тем, что в тот день, когда изобретатель подает «обновленный» (повторно поданный) предварительный патент, он теряет свою первоначальную «дату приоритета», что означает, что новая дата заменяет любую предыдущую заявку. Таким образом, старая дата, когда они впервые подали предварительную заявку, стирается.

Попытка победить патентную систему

Давайте рассмотрим пример, в котором изобретатель обманывает себя, пытаясь использовать временное патентование.

1 апреля 2016 года г-н Шлуб, инженер, подает предварительный патент на новый крутой музыкальный инструмент. По истечении срока действия его предварительной заявки в апреле 2017 года Шлуб полагает: «Эх, у меня есть статус патентной заявки, так зачем подавать настоящий патент… по закону он останется секретом, и даже если кто-то увидит его и попытается реконструировать мой превосходную работу, они не смогут». Поэтому он просто год за годом заново подает свою предварительную заявку, думая, что это удержит его место в очереди и сэкономит ему деньги.

В течение следующих нескольких лет Schlub продает довольно много этих новых музыкальных инструментов. Однажды он арендует стенд на торговой выставке, чтобы продемонстрировать свой продукт и, возможно, заключить лицензионную сделку. И… забей! Известный дистрибьютор любит его и хочет лицензировать. Пока Schlubby празднует в баре, дистрибьютор соблюдает типичную комплексную проверку, заставляя своих юристов проверять патентный статус изобретения.

Понимая это, Шлуб спешит подать свою непредварительную (обычную) заявку на патент.
И это та часть, где он узнает о патентном правиле 35 USC 102, в котором он встревожен, обнаружив, что «Лицо имеет право на патент, если заявленное изобретение не было запатентовано, описано в печатной публикации или находится в общественном пользовании, в продаже или иным образом доступны для общественности до даты вступления в силу заявки на изобретение…»

Общественное достояние

К сожалению для Шлуба, лицензионного соглашения не будет, потому что его изобретение было публично использовано или продано более чем за год до даты подачи заявки. Когда была эта дата? Это было не так давно, когда он подал свой первый предварительный патент, как полагал Шлуб; на самом деле это был последний раз, когда он подавал документы, то есть намного позже того, как выставил свой инструмент на продажу. Согласно приведенному выше правилу, он не имеет права на патент и вряд ли когда-либо будет лицензировать свое изобретение, потому что нет необходимости лицензировать то, что находится в общественном достоянии.

Вдобавок, поскольку инструмент использовался/продавался публично, любой мог сделать точно такой же, просто его нельзя было запатентовать, потому что все верно, он находится в общественном достоянии.

Шлуб также действовал, исходя из ложного предположения, что его изобретение может храниться в тайне на неопределенный срок, если он просто будет хранить его в тайне, постоянно продлевая свои (неопубликованные) предварительные патенты.

Попытка обойти патентные сборы путем «продления» временных патентов из года в год, получая при этом прибыль от продажи изобретения, не является хорошей идеей; это дешевый способ попытаться воспользоваться преимуществами системы, защищающей интеллектуальную собственность.

Keeley DeAngelo, патентная фирма в Род-Айленде, которая помогает стартапам и малым предприятиям с их интеллектуальной собственностью и готовностью к рынку.