Brevet en instance : le point de vue d'un agent de brevets

L'Office américain des brevets et des marques accorde aux inventeurs un délai de grâce sous la forme d'un brevet provisoire. Les entreprises et les inventeurs qui pensent pouvoir exploiter cela peuvent se retrouver en difficulté.

La protection d'une innovation par un brevet est une tradition américaine qui remonte à l'époque de Thomas Jefferson. L'Office américain des brevets et des marques protège les innovateurs en leur accordant des brevets ou des droits exclusifs sur leur propriété intellectuelle. En échange, l'USPTO établit des règles et perçoit des frais.

Fondamentaux et provisoires du droit des brevets

Avec un brevet, on a « le droit d'empêcher les autres de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente ou de vendre » une invention aux États-Unis, ou d'importer ladite invention aux États-Unis. Ce droit est accordé pour une durée de 20 ans. Passé ce délai, le titulaire du brevet ne peut plus revendiquer le droit exclusif de tirer profit de son invention. Cette règle est faite dans le but, avant tout, de favoriser le commerce.

De nombreux inventeurs commencent le processus de brevet en déposant ce qu'on appelle un brevet provisoire. Selon les termes de l'USPTO, un brevet provisoire est "une demande de brevet qui peut être utilisée par un demandeur de brevet pour obtenir une date de dépôt tout en évitant les coûts associés au dépôt et à la poursuite d'une demande de brevet non provisoire".

Les demandes provisoires sont plus faciles et plus rapides à déposer que les demandes de brevet ordinaires (« non provisoires »). Ils ne sont pas compliqués; ils ne nécessitent pas d'illustrations formelles ; les réclamations formelles ne sont pas requises. Et, ils sont moins chers. Les inventeurs déposent souvent des brevets provisoires pour conserver leur place pendant qu'ils développent leurs inventions. Cela donne aux inventeurs un an de dépôt "prioritaire", ce qui signifie que la date de dépôt est valable tant qu'ils déposent une demande de brevet non provisoire au cours de cette année.

Des brevets provisoires sont parfois déposés afin qu'un inventeur puisse revendiquer le statut de « brevet en instance » lors du développement d'un produit. Cela protège l'invention pendant que l'inventeur discute de sa propriété intellectuelle avec les vendeurs et les fabricants. Il garde également les informations privées, offrant à l'inventeur suffisamment de temps pour se développer sans encore les divulguer.

Au bout d'un an, cependant, il est temps de prendre une décision : déposez une demande non provisoire et avancez sur votre invention, ou laissez tomber.

Renouveler les brevets provisoires : est-ce que ça vaut le coup ?

Vous avez peut-être entendu parler d'inventeurs qui tentent de « renouveler » leur brevet provisoire encore et encore, année après année. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas pris le temps de développer leur produit ou de le préparer pour le marché (un processus naturel appelé « réduction à la pratique »). On pourrait penser qu'un inventeur pourrait économiser du temps, de l'argent et des efforts en déposant à nouveau ce brevet provisoire pendant 20 ans (qui est la durée de vie d'un brevet). Après tout, les brevets provisoires ne sont jamais publiés, l'innovation reste donc privée. De plus, l'office des brevets ne l'examine même pas. Il n'y a donc aucun mal à renouveler une provision indéfiniment dans le but d'économiser de l'argent, n'est-ce pas ?

Et bien non. S'il est vrai que de nombreux inventeurs ou sociétés déposent à nouveau des demandes provisoires tout en étant pleinement conscients des risques (décrits ci-dessous), et ils le font avec une certitude raisonnable que personne d'autre ne sera susceptible de proposer une invention identique pendant la période au cours de laquelle le leur reste « provisoire », ils sont également conscients que le statut « en instance de brevet » n'est pas quelque chose qui peut durer indéfiniment.

En effet, le jour où un inventeur dépose un brevet provisoire "renouvelé" (re-déposé), il perd sa "date de priorité" d'origine, ce qui signifie que la nouvelle date remplace tout dépôt précédent. L'ancienne date, celle où ils ont déposé leur provisoire pour la première fois, est ainsi effacée.

Essayer de battre le système des brevets

Prenons un exemple dans lequel un inventeur finit par se tromper en tentant d'exploiter un brevet provisoire.

Le 1er avril 2016, M. Schlub, un ingénieur, dépose un brevet provisoire pour un nouvel instrument de musique cool. À l'expiration de sa demande provisoire en avril 2017, Schlub a déclaré : "Eh, j'ai un statut de brevet en instance, alors pourquoi déposer un vrai brevet… il restera par la loi un secret, et même si quelqu'un le voit et essaie de désosser mon travail supérieur, ils ne pourront pas. Alors il re-dépose simplement son provisoire, année après année, pensant qu'il tiendra sa place en ligne tout en lui faisant économiser de l'argent.

Au cours des deux prochaines années, Schlub vend un certain nombre de ces nouveaux instruments de musique. Un jour, il loue un stand lors d'un salon professionnel pour présenter son produit et peut-être décrocher un accord de licence. Et… marquez ! Un distributeur de renom l'adore et souhaite en obtenir une licence. Pendant que Schlubby fait la fête au bar, le distributeur observe une diligence raisonnable typique en demandant à ses avocats de vérifier le statut du brevet de l'invention.

Conscient de cela, Schlub se dépêche de déposer sa demande de brevet non provisoire (régulière).
Et c'est la partie où il découvre la règle de brevet 35 USC 102, dans laquelle il est consterné de constater que "Une personne aura droit à un brevet à moins que l'invention revendiquée n'ait été brevetée, décrite dans une publication imprimée ou d'usage public, en vente, ou mis à la disposition du public d'une autre manière avant la date de dépôt effective de l'invention revendiquée… »

Le domaine public

Malheureusement pour Schlub, il n'y aura pas d'accord de licence, car son invention a été utilisée publiquement ou vendue plus d'un an avant sa date de dépôt. C'était quand cette date ? Il n'y avait pas si longtemps qu'il déposait son premier brevet provisoire, comme le croyait Schlub ; c'était en fait la dernière fois qu'il a déposé, bien après avoir mis son instrument en vente. Selon la règle citée ci-dessus, il n'a pas droit à un brevet, et il n'est pas non plus susceptible de concéder une licence pour son invention, car il n'est pas nécessaire de concéder une licence pour une chose qui est dans le domaine public.

De plus, parce que l'instrument a été utilisé/vendu publiquement, n'importe qui pourrait en fabriquer un comme ça — ils ne peuvent tout simplement pas le breveter, parce que, c'est vrai, c'est dans le domaine public.

Schlub a également opéré sous la fausse hypothèse que son invention pourrait être gardée indéfiniment secrète s'il la gardait simplement silencieuse tout en renouvelant continuellement ses brevets provisoires (non publiés).

Tenter de contourner les redevances de brevets en « renouvelant » des brevets provisoires, année après année, tout en profitant de la vente de l'invention, n'est pas une bonne idée ; c'est une façon bon marché d'essayer de profiter d'un système qui protège la propriété intellectuelle.

Keeley DeAngelo, une société de brevets du Rhode Island qui aide les startups et les petites entreprises avec leur propriété intellectuelle et leur préparation au marché.