特許出願中：弁理士の見解

公開: 2020-10-11

米国特許商標庁は、発明者に仮特許の形で特許猶予期間を与えています。 これを悪用できると考える企業や発明家は、問題を起こす可能性があります。

特許でイノベーションを保護することは、トーマス・ジェファーソンの時代にまでさかのぼる永続的なアメリカの伝統です。米国特許商標庁は、イノベーターに特許または知的財産の独占的権利を付与することにより、イノベーターを保護しています。引き換えに、USPTOは規則を設定し、料金を徴収します。

特許法の基本と暫定

特許を取得すると、米国で発明を作成、使用、販売、販売すること、またはその発明を米国に輸入することから「他者を排除する権利」があります。その権利は20年間付与されます。その後、特許権者は自分の発明から利益を得る独占的権利を主張することができなくなります。この規則は、とりわけ商取引を促進することを目的として作成されています。

多くの発明者は、仮特許として知られているものを出願することから特許プロセスを開始します。 USPTOの言葉を借りれば、仮特許とは、「非仮特許出願の出願および訴追に関連する費用を回避しながら、出願日を確保するために特許出願人が使用できる特許出願」です。

仮出願は、通常の（「非仮」）特許出願よりも簡単かつ迅速に提出できます。それらは複雑ではありません。正式なイラストは必要ありません。正式な請求は必要ありません。そして、それらはより安価です。発明者は、発明を開発する間、その地位を維持するために仮特許を出願することがよくあります。そうすることで、発明者は1年間の「優先」出願を行うことができます。つまり、出願日は、その年内に非仮特許出願を提出する限り有効です。

発明者が製品の開発中に「特許出願中」のステータスを主張できるように、仮特許が出願されることがあります。そうすることで、発明者がベンダーやメーカーと自分の知的財産について話し合う間、発明を保護します。また、情報を非公開に保つため、発明者はまだ開示せずに開発するための十分な時間を確保できます。

しかし、1年後、決定を下す時が来ました。非仮出願を提出して発明を進めるか、それを手放すかです。

仮特許の更新：それは価値がありますか？

仮特許を毎年何度も「更新」しようとする発明者のことを聞いたことがあるかもしれません。おそらく、彼らは実際に製品を開発したり、市場に向けて準備したりしていないだけなのかもしれません（「実施化」として知られる自然なプロセス）。発明者がその仮特許を20年間（特許の寿命である）再出願する時間、お金、および労力を節約できると考える人もいるかもしれません。結局のところ、仮特許は公開されないので、イノベーションは非公開に保たれます。さらに、特許庁はそれをレビューすらしていません。それなら、いくらかのお金を節約する目的で暫定を無期限に更新するだけで害はありませんよね？

うーん、ダメ。多くの発明者や企業がリスクを十分に認識しながら仮出願を再提出することは事実ですが（以下に説明）、合理的な確実性をもって、他の誰も同じ発明を思い付かない可能性があります。彼ら自身は「暫定的」なままであり、「特許出願中」のステータスは無期限に存続できるものではないことも認識しています。

これは、発明者が「更新された」（再出願された）仮特許を出願した日、元の「優先日」を失うためです。つまり、新しい日付が以前の出願よりも優先されます。したがって、彼らが初めて暫定を提出したときの古い日付は消去されます。

特許制度を打ち負かそうとしている

発明者が仮特許を利用しようとして自分をだましてしまう例を見てみましょう。

2016年4月1日、エンジニアのシュラブ氏がクールな新しい楽器の仮特許を申請しました。 2017年4月に仮出願が満了すると、シュラブは次のように述べています。優れた仕事、彼らはできません。」それで、彼は、お金を節約しながら、それが彼の地位を維持するだろうと考えて、毎年、彼の暫定的なものを単に再提出します。

今後数年間で、シュラブはこれらの新しい楽器のかなりの数を販売しています。ある日、彼は見本市にブースを借りて、彼の製品を展示し、おそらくライセンス契約を結びました。そして…スコア！有名なディストリビューターはそれを愛し、それをライセンスしたいと思っています。 Schlubbyがバーで祝っている間、ディストリビューターは、弁護士に発明の特許状況をチェックさせることにより、典型的なデューデリジェンスを観察します。

これに気付いたシュラブは、急いで非仮の（通常の）特許出願をしました。
そして、これは彼が特許規則35 USC 102について学んだ部分であり、「クレームされた発明が特許を取得したか、印刷された出版物に記載されているか、または公に使用されていない限り、人は特許を受ける権利があります。販売中、またはクレームされた発明の有効な出願日の前に一般に公開されている…」

パブリックドメイン

Schlubにとって残念なことに、彼の発明は出願日の1年以上前に公に使用または販売されているため、ライセンス契約はありません。その日はいつでしたか？ Schlubが信じていたように、彼が最初の仮特許を出願したのはそれほど昔のことではありませんでした。実際、彼が最後に提出したのは、彼が楽器を売りに出した後のことでした。上で引用した規則によれば、パブリックドメインにあるものをライセンスする必要がないため、彼は特許を取得する権利がなく、発明をライセンスする可能性もありません。

さらに、この楽器は公に使用/販売されているため、誰でも同じように作ることができます。特許を取得することはできません。そうです、パブリックドメインになっているからです。

シュラブはまた、彼の（未公開の）仮特許を継続的に更新している間、彼の発明を静かに保つだけで、彼の発明は無期限に秘密にされる可能性があるという誤った仮定の下で運営されました。

発明の販売から利益を得ながら、毎年仮特許を「更新」することによって特許料を回避しようとすることは良い考えではありません。これは、知的財産を保護するシステムを利用しようとする安価な方法です。

ロードアイランド州の特許会社であるKeeleyDeAngeloは、スタートアップ企業や中小企業の知的財産と市場への準備を支援しています。