In attesa di brevetto: la presa di un agente di brevetti

L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti concede agli inventori un periodo di grazia per la brevettazione sotto forma di brevetto provvisorio. Le aziende e gli inventori che pensano di poter sfruttare questo possono finire nei guai.

Proteggere un'innovazione con un brevetto è una tradizione americana che risale ai tempi di Thomas Jefferson. L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti protegge gli innovatori concedendo loro brevetti o diritti esclusivi sulla loro proprietà intellettuale. In cambio, l'USPTO stabilisce regole e riscuote commissioni.

Nozioni di base e provvisori del diritto dei brevetti

Con un brevetto, si ha "il diritto di escludere altri dal fare, utilizzare, offrire in vendita o vendere" un'invenzione negli Stati Uniti o importare tale invenzione negli Stati Uniti. Tale diritto è concesso per un periodo di 20 anni. Successivamente, il titolare del brevetto non può più rivendicare il diritto esclusivo di trarre profitto dalla sua invenzione. Questa regola è fatta allo scopo, soprattutto, di favorire il commercio.

Molti inventori avviano il processo di brevetto depositando quello che è noto come brevetto provvisorio. Nelle parole dell'USPTO, un brevetto provvisorio è "una domanda di brevetto che può essere utilizzata da un richiedente di brevetto per garantire una data di deposito evitando i costi associati al deposito e al perseguimento di una domanda di brevetto non provvisoria".

Le domande provvisorie sono più facili e veloci da depositare rispetto alle normali domande di brevetto ("non provvisorie"). Non sono complicati; non richiedono illustrazioni formali; non sono richieste pretese formali. E sono meno costosi. Gli inventori spesso depositano brevetti provvisori per mantenere il loro posto in linea mentre sviluppano le loro invenzioni. In questo modo si dà agli inventori un anno di deposito "prioritario", il che significa che la data di deposito è valida purché presentino una domanda di brevetto non provvisoria entro quell'anno.

I brevetti provvisori vengono talvolta depositati in modo che un inventore possa rivendicare lo stato di "in attesa di brevetto" durante lo sviluppo di un prodotto. In questo modo si protegge l'invenzione mentre l'inventore discute la propria proprietà intellettuale con venditori e produttori. Mantiene anche private le informazioni, offrendo all'inventore tutto il tempo per svilupparle senza ancora rivelarle.

Dopo un anno, però, è il momento di prendere una decisione: presentare una domanda non provvisoria e dare il via alla tua invenzione, oppure lasciar perdere.

Rinnovare i brevetti provvisori: ne vale la pena?

Potresti aver sentito parlare di inventori che tentano di "rinnovare" il loro brevetto provvisorio più e più volte, anno dopo anno. Forse semplicemente non sono riusciti a sviluppare effettivamente il loro prodotto oa prepararlo per il mercato (un processo naturale noto come "riduzione alla pratica"). Si potrebbe pensare che un inventore potrebbe risparmiare tempo, denaro e fatica rinnovando quel brevetto provvisorio per 20 anni (che è la durata di un brevetto). Dopotutto, i brevetti provvisori non vengono mai pubblicati, quindi l'innovazione viene mantenuta privata. Inoltre, l'ufficio brevetti non lo esamina nemmeno. Nessun danno, quindi, nel solo rinnovare un provvisorio a tempo indeterminato allo scopo di risparmiare qualche soldo, giusto?

Beh no. Anche se è vero che molti inventori o società depositano nuovamente domande provvisorie pur essendo pienamente consapevoli dei rischi (descritti di seguito), e lo fanno con ragionevole certezza che nessun altro probabilmente esporrà un'invenzione identica durante il periodo in cui il loro stesso rimane "provvisorio", sono anche consapevoli che lo stato "in attesa di brevetto" non è qualcosa che può vivere indefinitamente.

Questo perché il giorno in cui un inventore deposita un brevetto provvisorio "rinnovato" (ripresentato), perde la "data di priorità" originale, il che significa che la nuova data sostituisce qualsiasi deposito precedente. La vecchia data, di quando hanno depositato per la prima volta il loro provvisorio, viene così cancellata.

Cercando di battere il sistema dei brevetti

Diamo un'occhiata a un esempio in cui un inventore finisce per imbrogliare se stesso nel tentativo di sfruttare la brevettazione provvisoria.

Il 1 aprile 2016, il signor Schlub, un ingegnere, deposita un brevetto provvisorio per un nuovo fantastico strumento musicale. Alla scadenza della sua domanda provvisoria nell'aprile 2017, Schlub afferma: "Eh, ho lo stato di brevetto in attesa, quindi perché presentare un vero brevetto ... rimarrà per legge un segreto, e anche se qualcuno lo vede e cerca di decodificare il mio lavoro superiore, non saranno in grado di farlo. Quindi semplicemente archivia nuovamente il suo provvisorio, anno dopo anno, pensando che manterrà il suo posto in linea risparmiandogli denaro.

Nel corso dei prossimi due anni, Schlub vende alcuni di questi nuovi strumenti musicali. Un giorno affitta uno stand a una fiera per mostrare il suo prodotto e forse ottenere un accordo di licenza. E... segna! Un grande distributore lo adora e vuole concederlo in licenza. Mentre Schlubby festeggia al bar, il distributore osserva la tipica due diligence facendo controllare ai suoi avvocati lo stato di brevetto dell'invenzione.

Rendendosi conto di ciò, Schlub si affretta a depositare la sua domanda di brevetto non provvisoria (regolare).
E questa è la parte in cui viene a conoscenza della regola del brevetto 35 USC 102, in cui è costernato nello scoprire che "Una persona ha diritto a un brevetto a meno che l'invenzione rivendicata non sia stata brevettata, descritta in una pubblicazione stampata o di uso pubblico, in vendita, o comunque disponibile al pubblico prima della data di deposito effettiva dell'invenzione rivendicata…”

Il pubblico dominio

Sfortunatamente per Schlub, non ci sarà alcun accordo di licenza, perché la sua invenzione è stata utilizzata pubblicamente o venduta più di un anno prima della data di deposito. Quando era quella data? Non era molto lontano quando ha depositato il suo primo brevetto provvisorio, come credeva Schlub; è stata infatti l'ultima volta che ha presentato istanza, molto tempo dopo aver messo in vendita il suo strumento. Secondo la norma sopra citata, non ha diritto a un brevetto, né è probabile che conceda in licenza la sua invenzione, perché non è necessario concedere in licenza una cosa che è di pubblico dominio.

Inoltre, poiché lo strumento è stato utilizzato/venduto pubblicamente, chiunque potrebbe crearne uno proprio come questo: semplicemente non può brevettarlo, perché, è vero, è di pubblico dominio.

Schlub ha anche operato con il falso presupposto che la sua invenzione potesse essere tenuta segreta indefinitamente se l'avesse taciuta mentre rinnovava continuamente i suoi brevetti provvisori (non pubblicati).

Tentare di aggirare le tasse sui brevetti "rinnovando" i brevetti provvisori, anno dopo anno, mentre si trae profitto dalla vendita dell'invenzione, non è una buona idea; è un modo economico per cercare di sfruttare un sistema che protegge la proprietà intellettuale.

Keeley DeAngelo, una società di brevetti con sede a Rhode Island che aiuta le startup e le piccole imprese con la loro proprietà intellettuale e la prontezza al mercato.