Patente pendiente: la opinión de un agente de patentes

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. otorga a los inventores un período de gracia de patente en forma de una patente provisional. Las empresas y los inventores que creen que pueden aprovechar esto pueden terminar en problemas.

Proteger una innovación con una patente es una tradición estadounidense perdurable que se remonta a la época de Thomas Jefferson. La Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. protege a los innovadores otorgándoles patentes o derechos exclusivos sobre su propiedad intelectual. A cambio, la USPTO establece reglas y cobra tarifas.

Fundamentos y Provisionales de la Ley de Patentes

Con una patente, uno tiene “el derecho de excluir a otros de fabricar, usar, ofrecer para la venta o vender” una invención en los Estados Unidos, o importar dicha invención a los Estados Unidos. Ese derecho se otorga por un período de 20 años. Después de eso, el titular de la patente ya no puede reclamar el derecho exclusivo de beneficiarse de su invención. Esta regla se hace con el fin, sobre todo, de fomentar el comercio.

Muchos inventores inician el proceso de patente presentando lo que se conoce como una patente provisional. En palabras de la USPTO, una patente provisional es “una solicitud de patente que puede ser utilizada por un solicitante de patente para asegurar una fecha de presentación y evitar los costos asociados con la presentación y procesamiento de una solicitud de patente no provisional”.

Las solicitudes provisionales son más fáciles y rápidas de presentar que las solicitudes de patente regulares ("no provisionales"). No son complicados; no requieren ilustraciones formales; no se requieren reclamos formales. Y, son menos costosos. Los inventores a menudo presentan patentes provisionales para mantener su lugar en la fila mientras desarrollan sus inventos. Al hacerlo, los inventores tienen un año de presentación "prioritaria", lo que significa que la fecha de presentación se mantiene siempre que presenten una solicitud de patente no provisional dentro de ese año.

A veces se presentan patentes provisionales para que un inventor pueda reclamar el estado de "patente pendiente" durante el desarrollo de un producto. Hacerlo protege la invención mientras el inventor analiza su propiedad intelectual con los proveedores y fabricantes. También mantiene la información privada, lo que le da al inventor tiempo suficiente para desarrollarla sin revelarla aún.

Sin embargo, después de un año, es hora de tomar una decisión: presentar una solicitud no provisional y continuar con su invención, o dejarla ir.

Renovación de patentes provisionales: ¿vale la pena?

Es posible que haya oído hablar de inventores que intentan "renovar" su patente provisional una y otra vez, año tras año. Tal vez simplemente no se han puesto a desarrollar realmente su producto o prepararlo para el mercado (un proceso natural que se conoce como "reducción a la práctica"). Se podría razonar que un inventor podría ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al volver a presentar esa patente provisional durante 20 años (que es la vida útil de una patente). Después de todo, las patentes provisionales nunca se publican, por lo que la innovación se mantiene privada. Además, la oficina de patentes ni siquiera lo revisa. No hay nada de malo, entonces, en simplemente renovar un provisional indefinidamente con el fin de ahorrar algo de dinero, ¿verdad?

Bueno no. Si bien es cierto que muchos inventores o empresas vuelven a presentar solicitudes provisionales siendo plenamente conscientes de los riesgos (descritos a continuación), y lo hacen con una certeza razonable de que es probable que a nadie más se le ocurra una invención idéntica durante el período en el que ellos mismos siguen siendo "provisionales", también son conscientes de que el estado "pendiente de patente" no es algo que pueda vivir indefinidamente.

Esto se debe a que el día que un inventor presenta una patente provisional "renovada" (nuevamente presentada), pierde su "fecha de prioridad" original, lo que significa que la nueva fecha reemplaza cualquier presentación anterior. De este modo, se borra la fecha anterior, cuando presentaron su provisional por primera vez.

Tratando de vencer al sistema de patentes

Veamos un ejemplo en el que un inventor acaba engañándose a sí mismo en un intento de explotar las patentes provisionales.

El 1 de abril de 2016, el Sr. Schlub, un ingeniero, presenta una patente provisional para un nuevo instrumento musical genial. Tras el vencimiento de su solicitud provisional en abril de 2017, Schlub calcula: "Eh, tengo un estado pendiente de patente, entonces, ¿por qué presentar una patente real? Por ley, seguirá siendo un secreto, e incluso si alguien lo ve e intenta aplicar ingeniería inversa a mi trabajo superior, no podrán hacerlo”. Así que simplemente vuelve a presentar su provisional, año tras año, pensando que mantendrá su lugar en la fila mientras le ahorra dinero.

Durante los próximos dos años, Schlub vende bastantes de estos nuevos instrumentos musicales. Un día alquila un stand en una feria comercial para exhibir su producto y tal vez conseguir un acuerdo de licencia. Y… ¡anota! A un distribuidor de renombre le encanta y quiere licenciarlo. Mientras Schlubby está celebrando en el bar, el distribuidor observa la debida diligencia típica al hacer que sus abogados verifiquen el estado de la patente de la invención.

Al darse cuenta de esto, Schlub se apresura a presentar su solicitud de patente no provisional (regular).
Y esta es la parte en la que se entera de la regla de patentes 35 USC 102, en la que se siente consternado al descubrir que “Una persona tendrá derecho a una patente a menos que la invención reivindicada haya sido patentada, descrita en una publicación impresa o de uso público, a la venta, o de otro modo disponible al público antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reivindicada…”

El Dominio Público

Desafortunadamente para Schlub, no habrá acuerdo de licencia, porque su invento ha sido usado públicamente o vendido más de un año antes de la fecha de presentación. ¿Cuándo fue esa fecha? No fue hace mucho tiempo cuando presentó su primera patente provisional, como creía Schlub; de hecho, fue la última vez que presentó una solicitud, que fue mucho después de que pusiera su instrumento a la venta. De acuerdo con la regla citada anteriormente, no tiene derecho a una patente, ni es probable que nunca licencie su invención, porque no hay necesidad de licenciar algo que es de dominio público.

Además, debido a que el instrumento se usó o vendió públicamente, cualquiera podría fabricar uno igual; simplemente no pueden patentarlo porque, así es, es de dominio público.

Schlub también operó bajo la falsa suposición de que su invento podría mantenerse indefinidamente en secreto si simplemente lo mantuviera en silencio mientras renovaba continuamente sus patentes provisionales (no publicadas).

Intentar eludir las tasas de las patentes “renovando” las patentes provisionales, año tras año, mientras se beneficia de la venta de la invención, no es una buena idea; es una forma barata de intentar aprovechar un sistema que protege la propiedad intelectual.

Keeley DeAngelo, una firma de patentes en Rhode Island que ayuda a las nuevas empresas y pequeñas empresas con su propiedad intelectual y preparación para el mercado.