Patente pendente: a opinião de um agente de patentes

O US Patent and Trademark Office dá aos inventores um período de carência de patentes na forma de uma patente provisória. Empresas e inventores que pensam que podem explorar isso podem acabar em apuros.

Proteger uma inovação com uma patente é uma tradição americana duradoura que remonta à época de Thomas Jefferson. O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA protege os inovadores concedendo-lhes patentes ou direitos exclusivos sobre sua propriedade intelectual. Em troca, o USPTO estabelece regras e cobra taxas.

Fundamentos e Provisórios da Lei de Patentes

Com uma patente, tem-se “o direito de excluir outros de fazer, usar, colocar à venda ou vender” uma invenção nos Estados Unidos, ou importar tal invenção para os Estados Unidos. Esse direito é concedido por um período de 20 anos. Depois disso, o titular da patente não pode mais reivindicar o direito exclusivo de lucrar com sua invenção. Esta regra é feita com o objetivo, sobretudo, de fomentar o comércio.

Muitos inventores iniciam o processo de patente depositando o que é conhecido como patente provisória. Nas palavras do USPTO, uma patente provisória é “um pedido de patente que pode ser usado por um requerente de patente para garantir uma data de depósito, evitando os custos associados ao depósito e processo de um pedido de patente não provisório”.

Os pedidos provisórios são mais fáceis e rápidos de depositar do que os pedidos de patente regulares (“não provisórios”). Eles não são complicados; não requerem ilustrações formais; reivindicações formais não são necessárias. E, eles são menos caros. Os inventores costumam registrar patentes provisórias para manter seu lugar na linha enquanto desenvolvem suas invenções. Isso dá aos inventores um ano de depósito “prioritário”, o que significa que a data de depósito permanece enquanto eles depositarem um pedido de patente não provisório dentro desse ano.

As patentes provisórias às vezes são depositadas para que um inventor possa reivindicar o status de “patente pendente” durante o desenvolvimento de um produto. Isso protege a invenção enquanto o inventor discute sua propriedade intelectual com fornecedores e fabricantes. Também mantém a informação privada, dando ao inventor tempo suficiente para desenvolver sem ainda divulgar.

Depois de um ano, porém, é hora de tomar uma decisão: apresentar um pedido não provisório e seguir em frente com sua invenção, ou deixá-la ir.

Renovar Patentes Provisórias: Vale a Pena?

Você pode ter ouvido falar de inventores que tentam “renovar” sua patente provisória repetidamente, ano após ano. Talvez eles simplesmente não tenham conseguido realmente desenvolver seu produto ou prepará-lo para o mercado (um processo natural que é conhecido como “redução à prática”). Pode-se argumentar que um inventor poderia economizar tempo, dinheiro e esforço para refazer essa patente provisória por 20 anos (que é a vida útil de uma patente). Afinal, as patentes provisórias nunca são publicadas, então a inovação é mantida em sigilo. Além disso, o escritório de patentes nem a analisa. Não há mal nenhum, então, em apenas renovar um provisório por tempo indeterminado com a finalidade de economizar algum dinheiro, certo?

Bem não. Embora seja verdade que muitos inventores ou empresas voltam a apresentar pedidos provisórios estando plenamente cientes dos riscos (descritos abaixo), e o fazem com razoável certeza de que ninguém mais provavelmente apresentará uma invenção idêntica durante o período em que seus próprios permanecem “provisórios”, eles também estão cientes de que o status de “patente pendente” não é algo que pode viver indefinidamente.

Isso ocorre porque no dia em que um inventor deposita uma patente provisória “renovada” (re-arquivada), eles perdem sua “data de prioridade” original, o que significa que a nova data substitui qualquer depósito anterior. A data antiga, quando eles depositaram pela primeira vez o seu provisório, é assim apagada.

Tentando vencer o sistema de patentes

Vejamos um exemplo em que um inventor acaba se enganando na tentativa de explorar o patenteamento provisório.

Em 1º de abril de 2016, o Sr. Schlub, engenheiro, registra uma patente provisória para um novo instrumento musical legal. Após a expiração de seu pedido provisório em abril de 2017, Schlub calcula: “Eh, eu tenho status de patente pendente, então por que registrar uma patente real… trabalho superior, eles não serão capazes.” Então, ele simplesmente re-arquiva seu provisório, ano após ano, pensando que vai manter seu lugar na fila, economizando dinheiro.

Durante os próximos dois anos, a Schlub vende alguns desses novos instrumentos musicais. Um dia ele aluga um estande em uma feira para mostrar seu produto e talvez conseguir um acordo de licenciamento. E… pontuação! Um distribuidor de grande nome adora e quer licenciá-lo. Enquanto Schlubby está comemorando no bar, o distribuidor observa a devida diligência típica, fazendo com que seus advogados verifiquem o status da patente da invenção.

Percebendo isso, Schlub se apressa para registrar seu pedido de patente não provisório (regular).
E esta é a parte em que ele aprende sobre a regra de patente 35 USC 102, na qual fica consternado ao descobrir que “Uma pessoa terá direito a uma patente a menos que a invenção reivindicada tenha sido patenteada, descrita em uma publicação impressa ou em uso público, à venda, ou de outra forma disponível ao público antes da data efetiva de depósito da invenção reivindicada…”

O Domínio Público

Infelizmente para Schlub, não haverá acordo de licenciamento, porque sua invenção foi usada ou vendida publicamente mais de um ano antes de sua data de depósito. Quando foi essa data? Não foi há muito tempo quando ele registrou sua primeira patente provisória, como Schlub acreditava; foi na verdade a última vez que ele entrou com o pedido, que foi muito depois que ele colocou seu instrumento à venda. De acordo com a regra citada acima, ele não tem direito a uma patente, nem é provável que licencie sua invenção, porque não há necessidade de licenciar uma coisa que está em domínio público.

Além disso, como o instrumento foi usado/vendido publicamente, qualquer um poderia fazer um igual a ele — só não pode patenteá-lo, porque, isso mesmo, é de domínio público.

Schlub também operou sob a falsa suposição de que sua invenção poderia ser mantida indefinidamente em segredo se ele apenas a mantivesse em segredo enquanto renovava continuamente suas patentes provisórias (não publicadas).

Tentar contornar as taxas de patentes “renovando” patentes provisórias, ano após ano, enquanto lucrando com a venda da invenção, não é uma boa ideia; é uma maneira barata de tentar tirar proveito de um sistema que protege a propriedade intelectual.

Keeley DeAngelo, uma empresa de patentes em Rhode Island que ajuda startups e pequenas empresas com sua propriedade intelectual e prontidão para o mercado.